Как защитить право на торговую марку в рамках законодательства

Вопрос защиты торговой марки как средства идентификации субъектов хозяйствования в современном деловом мире играет большую роль. Торговая марка делает продукцию узнаваемой и создает репутацию хозяйствующего субъекта.

Почти каждое юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель пытается разработать для себя уникальный стиль, который в деловых кругах называется «бренд». Внешняя привлекательность продукции, ее запоминаемость и узнаваемость - основные функции бренда на рынке. На основе этих показателей складывается так называемая деловая репутация предприятия, право на которую закреплено в ст. 33 Хозяйственного кодекса Украины.

Ради создания положительной репутации хозяйствующие субъекты готовы тратить десятки тысяч условных единиц на разработку бренда и тысячи гривен на регистрацию торговой марки, что в законодательстве Украины определяется как знак для товаров и услуг. Такие знаки могут быть словесные, изобразительные или комбинированные, плоские или объемные, черно-белые или цветные, простые и сложные - настолько, насколько хватит фантазии у дизайнеров и других разработчиков. Многие скажут, что для создания хорошей репутации одного знака для товаров и услуг мало. Однако все помнят поговорку «Встречают по одежке, а провожают по уму». С ней трудно не согласиться, ведь что в первую очередь обращает нас, когда мы идем вдоль бесконечных полок супермаркетов? Конечно, привлекательная упаковка товара. Если нам не понравился внешний вид товара, мы вряд ли его купим, пусть даже он и имеет отличное качество, ибо, не попробовав продукт, мы не оценим качество.

Однако иногда по окончании процесса брендинга и после подписания акта приема-передачи работ по его разработке на заказчиков ждет большое разочарование: подав документы для регистрации прав на торговую марку, уплатив сбор за подачу заявки, через полгода они получают отказ в регистрации из-за того, что либо права на это обозначение уже зарегистрированы на другое лицо, или торговая марка похожа на другую в возможности спутанность. Финансовый риск немалый.

Соответственно в Порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2004 г. № 1716, стоимость подачи заявки в одном классе составляет 1000 грн., В каждом последующем - по 1000 грн. за каждый класс, если знак цветной - плюс еще 500 грн., а если в составе своей торговой марки вы хотите использовать официальное название государства «Украина» или международное сокращение UA, стоимость подачи заявки увеличивается еще на 6000 грн., причем для регистрации такой торговой марки необходимо получить разрешение от Комиссии по согласованию вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства «Украина», в знак для товаров и услуг.

Получение разрешения на UA

Получение разрешения Комиссии по согласованию вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства «Украина», в торговую марку (далее - Комиссия) - отдельный вопрос. Этот процесс регулируется Правилами согласования вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства «Украина», в знак для товаров и услуг, утвержденными приказом Министерства образования и науки Украины от 19.10.2010 г. № 790 и разработанным в соответствии с Законом «О защите прав на знаки для товаров и услуг».

Согласие нужно получить при желании использовать в составе торговой марки официальное название государства «Украина» во всех падежах, написанную буквами украинского или любого другого алфавита, международного кода сокращение UA, а также имитацию официального названия государства буквами украинского и другого алфавита.

Согласие на использование в составе торговой марки предоставляется при условии, что:

• использование названия государства «Украина» не будет противоречить публичному порядку, принципам гуманности и морали, способствовать интересам государства и не будет вводить в заблуждение общественность относительно лица, производящего товар или предоставляет услугу;
• товары, по которым будет использоваться такой знак, имеют промышленную, образовательную, научную, культурную или художественную ценность;
• товары, по которым будет использоваться такой знак, являются уникальными, присущими только Украине;
• заявитель занимает доминирующее положение на рынке Украины по товарам и услугам,
• заявитель осуществляет внешнеэкономической деятельностью и в своей группе товаров и услуг занимает доминирующее положение;
• продолжительность деятельности заявителя составляет не менее пяти лет.

Подтверждением указанных условий могут быть:

• характеристика товаров и услуг с указанием их назначения и социальную значимость;
• письма-характеристики от учебных, научных и культурных учреждений относительно значения товаров и услуг, в обозначение которых заявитель намеревается добавить официальное название государства «Украина», для образования, науки, культуры и искусства;
• письма-характеристики хозяйствующих субъектов в области промышленности относительно значения таких товаров для деятельности этих субъектов;
• письма-характеристики и письма-рекомендации товаров и услуг и самих заявителей, органов государственной власти в сфере образования, науки, культуры, искусства и промышленности;
• сертификаты качества, грамоты, медали и другие награды, свидетельствующие о признании товаров и услуг на рынке и занятие им доминирующего положения;
• сведения о количестве потребителей товаров и услуг, в обозначение которых заявитель намеревается отнести официальное название государства «Украина»;
• сведения об объемах реализации товаров и услуг, в обозначение которых заявитель намеревается отнести официальное название государства «Украина»;
• свидетельство о регистрации, что свидетельствует о дате создания заявителя;
• иные документы, которые могут удостоверить факты, которые необходимо доказать.

Рассмотрение Комиссией происходит на основе ходатайства, которое подается заявителем в произвольной форме с указанием таких реквизитов, как:

• полное наименование, местонахождение и контакты заявителя;
• реквизиты для переписки;
• номер заявки на регистрацию торговой марки и дату ее представления;
• суть ходатайства;
• информацию о деятельности заявителя (с какого года заявитель осуществляет деятельность, которая является его продукцией, какой вид деятельности осуществляет, какую долю имеет на рынке, сведения о количестве потребителей и объемы продукции, награды и сертификаты качества и другие данные, свидетельствующие в пользу заявителя и подтверждаются документами, заявитель прилагает к ходатайству);
• перечень приложений к ходатайству (документов, подтверждающих факты, изложенные в информации о деятельности заявителя);
• если ходатайство подписывается и подается представителем, оно должно содержать имя (наименование), контакты представителя и его подпись;
• если ходатайство подается непосредственно заявителем, оно подписывается заказчиком (если он физическое лицо) или его должностным лицом (если он юридическое лицо) с указанием полного наименования должности, инициалов и фамилии полномочного лица, а также должно удостоверяться личной подписью, которая скрепляется печатью.

Основанием для подачи ходатайства является сообщение Украинского института промышленной собственности о необходимости согласия Комиссии на внесение официального названия государства «Украина» до знаков для товаров и услуг. Такое уведомление формируется на четвертом этапе прохождения регистрации прав на знак для товаров и услуг - в виде отчета о проведении квалификационной экспертизы. Переход на следующий этап происходит после получения Украинским институтом промышленной собственности решения Комиссии о предоставлении согласия на внесение в знак для товаров и услуг официального названия государства «Украина».

Тонкости регистрации права на торговую марку

Процесс регистрации торговой марки состоит из шести этапов:

1. регистрация первичных документов, предварительная экспертиза и ввод сведений в базу данных;
2. установление даты подачи заявки:
3. формальная экспертиза;
4. квалификационная экспертиза;
5. подготовка к государственной регистрации и публикации;
6. регистрация знака для товаров и услуг.

На каждом из этих этапов в регистрации может быть отказано на основании факторов, которые могут оказаться в ходе проведения проверок.

Законодательно не установлены сроки проведения регистрации, однако в среднем они составляют полтора года. При желании процедуру регистрации можно ускорить до двенадцати или даже до шести месяцев, однако за дополнительную плату. В конце регистрации нужно внести сбор за публикацию сведений о регистрации, что составляет по 150 грн. за каждый зарегистрированный класс (если знак цветной - плюс еще 100 грн.), и оплатить государственную пошлину за выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг в размере 85 грн. соответствии с Декретом Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» от 21.01.1993 г. № 7-93. Если Государственный департамент интеллектуальной собственности направляет отказ в регистрации на основании наличия регистрации аналогичной или схожей до возможности спутать знака на товары и услуги, сбор за подачу заявки и стоимость ускорения процедуры заявителю не возвращаются.

Дизайнеры, разрабатывающие торговые марки, нередко воспроизводят с небольшими правками уже существующие, которые они могли видеть. При этом они часто убеждены, что создают нечто новое, видоизменяя уже существующие торговые марки. Такова уж человеческая природа: всего не запомнишь и не отследят. Вот тут и возникает проблема: как заказчику проверить, существует ли подобная или тождественна торговая марка, права на которую уже зарегистрированы?

Сегодня в Украине есть два способа такой проверки:

1. На сайте Украинского института промышленной собственности просмотреть все публикации в бюллетене «Промышленная собственность». Это бесплатно, но очень долго и почти неэффективно.
2. Заказать услугу по поиску тождественных или сходных знаков для товаров и услуг в Украинском центре инноватики и патентно-информационных услуг. Это будет стоить 1200 грн. за первый класс, в котором будет проводиться поиск, и по 240 грн. за каждый последующий класс. Поиск производится в срок до десяти рабочих дней. В результате этой проверки вы получите отчет с перечнем всех тождественных и / или похожих торговых марок (если таковые имеются), зарегистрированных или таких, которые подавались на регистрацию, однако ее не прошли, с указанием на заявленные классы и статус такого знака (зарегистрирован или нет ). При последующей регистрации знака для товаров и услуг и избрании ускоренной процедуры стоимость проверки будет вычтена из стоимости ускорения (такая проверка является составной квалификационной экспертизы-четвертого этапа регистрации торговой марки). Поэтому, избрав этот путь, вы рискуете меньше, чем при подаче заявки на регистрацию знака для товаров и услуг без предварительной проверки. Однако специалист по интеллектуальной собственности Государственного центра инноватики и патентно-информационных услуг не гарантирует вам на сто процентов дальнейшую регистрации знака, ибо в отчете о результатах информационного поиска относительно заявленного вами обозначения в отношении указанных классов Международной классификации товаров и услуг в базе зарегистрированных торговых марок и в базе поданных заявок на регистрацию в Украине знаков для товаров и услуг содержится полный перечень знаков для товаров и услуг, которые похожи хотя бы одним элементом с вашим обозначением, и не содержится указания на то, может быть зарегистрирован ваш знак. Специалист по интеллектуальной собственности может сделать свое заключение о возможности регистрации вашего знака, однако он будет иметь субъективных характер.

Итак, сталкиваемся с большим недостатком защиты в Украине прав на знак для товаров и услуг - отсутствием базы с регистрируемыми обозначениями для свободного доступа. Такая база значительно облегчила бы жизнь и заказчикам, и дизайнерам: не было бы риска невольно нарушить чьи-то права интеллектуальной собственности. Очень прогрессивным в этом плане является Китай. Патентное ведомство КНДР в 2007 г. открыло бесплатный доступ к базам данных торговых марок, что является важным шагом в борьбе с нарушениями законодательства в этой сфере. Этот шаг позволил всем лицам проверить наличие зарегистрированного знака по любым критериям.

О защите права

Известно, что государственная регистрация торговой марки не является обязательной процедурой. Если знак не зарегистрирован, это не значит, что его владелец не имеет права его использовать. Но только после получения охранного документа можно использовать ряд преимуществ и исключительных прав: разрешать или запрещать использование знака другими субъектами хозяйствования, наносить обозначения на свой товар, упаковку, содержащую товар, вывеску, этикетку, предлагать товар для продажи под зарегистрированным знаком, применять знак при предоставлении услуги, указывать его на деловой документации, в рекламе, средствах массовой информации, сети Интернет, в том числе при создании доменных имен. Сегодня для регистрации латиничного доменного имени первого уровня (. Ru), а также для регистрации всех кириллических доменных имен регистраторы интернет-имен требуют свидетельство Украины на знак для товаров и услуг.

Иногда лицо, тратя немало средств, создает бренд, использующий его длительное время, рекламирует, то есть делает доступным для общественности. Торговая марка уже вызывает уважение у потребителей. А другая разумная личность принимает и регистрирует эту марку на свое имя, после чего подает на реального владельца в суд за ее неправомерное использование. В этом случае пострадавшему лицу необходимо доказать, что именно она является реальным владельцем и начала первой использовать ее в своей деятельности. Для этого суду необходимо предоставить:

• документацию на разработку знака (договор на оказание услуг по разработке торговой марки и акты приема-передачи работ, если бренд разрабатывался третьим лицом и заключался договор);
• рекламно-сувенирную продукцию (если таковая была произведена);
• копии страниц веб-сайта с использованием корпоративного стиля, заверенного нотариально;
• положение о корпоративный стиль и логотип, утвержденный директором (если дата его утверждения предшествующего дате регистрации торговой марки третьим лицом);
• логотип, внесенный в устав;
• решение Апелляционной палаты Государственного департAамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины о признании знака для товаров и услуг хорошо известным;
• любые другие документы, которые могут свидетельствовать о создании бренда и дать его использования.

Порядок регистрации хорошо известных знаков установлен приказом Министерства образования и науки Украины от 15.04.2005 г. № 228 (далее - Порядок). Он разработан в соответствии с Законом «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 p., действующей на территории Украины с 25 декабря 1991

В целом хорошо известная торговая марка - это знак, который использовался хозяйствующим субъектом в течение определенного времени для идентификации своей продукции, при условии, что потребителям известны этот знак, продукция, которая им обозначается, и производитель, изготавливает такую продукцию. Апелляционная палата Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины признает знак для товаров и услуг хорошо известным на основании заявления о таком признании, представленной заявителем в произвольной форме с обязательным указанием реквизитов, приведенных в п. 3.1 Порядка.

К заявлению прилагаются:

• изображение знака;
• документ об уплате сбора;
• документы, которые могут подтвердить факты, изложенные в заявлении.

Прежде всего нужно доказать факты использования знака, его продвижения и рекламирования на рынке товаров и / или услуг, интенсивность и продолжительность использования знака на территории Украины, ведомость знака в определенном кругу потребителей.

Факты продвижения знака можно доказать, предоставив доказательства о видах маркировки товаров или применение знака при оказании услуг, участие товаров в выставках, ярмарках и презентациях, использование знака в рекламе, коммерческое использование торговой марки в сети Интернет.

Интенсивность использования можно доказать, предоставив документы об объемах реализации товаров и услуг, к которым применяется знак, географическое распространение таких товаров и услуг (карта реализации), статистические данные о среднем количестве потребителей таких товаров и услуг на дату подачи заявления, положения производителя на рынке в соответствующем секторе экономики, ценность знака согласно данным годовой финансовой отчетности (при этом методика оценки определяется заявителем самостоятельно).

Продолжительность использования торговой марки подтверждается сведениями о дате начала использования знака и непрерывность его использования, а именно положением о логотипе, внесение в устав обозначения, изготовление рекламных материалов, сам факт рекламы (способы рекламирования, количество потребителей такой рекламы, а также документы, удостоверяющие расходы на рекламу).

Сложнее доказать, что знак является известным определенному кругу потребителей. Согласно Порядку это обстоятельство может подтверждаться результатами опроса, проведенного исследовательской организацией, специализирующейся на социологических исследованиях, об осведомленности определенной группы потребителей о заявленном знак:

• известен ли им этот знак;
• известно ли им, к которым товаров и услуг он применяется;
• лицо является владельцем знака или использует его;
• как давно они узнали об этом знак и из какого источника.

Такой опрос должно быть проведено не менее чем в шести населенных пунктах разных географических регионов Украины с населением не менее 500 тыс. чел. Выбирая населенные пункты для проведения опроса, следует помнить, что необходимо провести опрос в трех крупных городах, таких как Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск, Луганск, Донецк и Севастополь, а другие три населенных пункта выбирает заявитель, исходя из характера своей деятельности по производству товаров или предоставления услуг. Минимальное количество опрашиваемых - 500 человек в любых двух населенных пунктах и по 125 в каждом другом.

Коллегия Апелляционной палаты рассматривает заявление о признании знака для товаров и услуг хорошо известным в течение десяти дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения Коллегия выносит решение об удовлетворении заявления или отказе в ее удовлетворении. Решение об отказе в удовлетворении заявления принимается, если установлено, что материалы, представленные заявителем, не подтверждают, что на дату, указанную в заявлении, знак является общеизвестным. Решение направляется заявителю по почте в течение пяти дней с даты его утверждения в виде заказного письма с уведомлением о вручении.

Знак, признанный общеизвестным в Украине, вносится в Перечень знаков, признанных хорошо известными в Украине. В него вносят данные о дате вступления решения в силу, дате знак стал хорошо известным в Украине, полное наименование и местонахождение владельца торговой марки, изображение знака и перечень товаров или услуг, для которых знак признан общеизвестным в Украине. С Перечнем можно ознакомиться на сайте Украинского института промышленной собственности. Сведения об знак, признанный общеизвестным в Украине, публикуются в официальном бюллетене «Промышленная собственность», с которым можно ознакомиться на сайте Украинского института промышленной собственности.

Заключение

Можно заключить, что защита торговой марки - прав на знаки для товаров и услуг является актуальным вопросом современности. Не приняв меры по регистрации прав на знак для товаров и услуг, хозяйствующий субъект рискует поставить свою деловую репутацию под удар недобросовестных конкурентов, понеся ущерб в виде реального ущерба и упущенной выгоды.